Con ricorso pervenuto alla C.R.D.D. via e-mail il 18 Dicembre 2001, la Union des associations européens de football (UEFA) e lo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx, quest’ultimo in persona del Dott. Enrico Antonielli d’Oulx ed in qualità di procuratore della UEFA, con sede in Torino, Corso Fiume n. 6, introducevano, ai sensi dell'art. 16 delle vigenti Regole di naming, la procedura di riassegnazione al fine di ottenere il trasferimento in  favore di quest'ultima dei nomi a dominio “Uefa2004.it” e “Euro2004.it”, registrati dalla Uniplan Software S.r.l., con sede in Scafati (SA) Via G. Oberdan n. 52.

In data 18 Dicembre 2001, la segreteria della C.R.D.D. verificava l'intestatario dei nomi a dominio nella banca dati whois della Registration Authority, nonché le pagine web risultanti agli indirizzi www.Uefa.2004.it e www.Euro2004.it.

Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare che:

• (i) i domini “Uefa2004.it” e “Euro2004.it” risultavano assegnati alla Uniplan Software S.r.l. a far data, rispettivamente, dal 6 Aprile 2000 e dal 4 Aprile 2000;
• (ii) che, digitando nel browser gli indirizzi www.Uefa2004.it e www.Euro2004.it, gli stessi non puntavano ad alcuna pagina web attiva;
• (iii) che i domini in questione erano stati sottoposti a procedura di contestazione in data 23 Novembre 2001.

Il 27 Dicembre 2001, perveniva presso la segreteria della C.R.D.D. anche l'originale cartaceo del ricorso con i relativi allegati.  Il 27/28 Dicembre 2001, la segreteria della C.R.D.D. provvedeva quindi ad inviare, rispettivamente, per e-mail e per raccomandata alla Uniplan Software S.r.l. copia del ricorso e della documentazione offerta in comunicazione dai ricorrenti che veniva ricevuta dal resistente il 3 Gennaio 2002; copia del ricorso veniva altresì inviata per posta elettronica agli indirizzi risultanti dalla banca dati whois così come previsto dall’art. 2, comma 1, let. b) delle Regole di naming relative alla Procedura di riassegnazione del nomi a dominio attualmente in vigore.  Contestualmente, la C.R.D.D. provvedeva ad inviare via e-mail comunicazione dell’inizio della procedura sia alla NA che alla RA.

In data 24 Gennaio 2002, la segreteria della C.R.D.D. riceveva via e-mail le repliche della Uniplan Software S.r.l. seguita da copia in formato cartaceo con i relativi allegati, che in data 28 Gennaio 2002 venivano inviati per raccomandata ai ricorrenti.

Il 28 Gennaio 2002, la C.R.D.D. designava quale saggio il sottoscritto avv. Maurizio Corain il quale, con comunicazione datata sempre 28 Gennaio 2001, accettava l’incarico, costituendo il collegio uninominale per la decisione della procedura.

Ricevute le repliche della Uniplan Software S.r.l., il 7 Febbraio 2002 i ricorrenti chiedevano di essere ammessi a controdedurre.  Con provvedimento dell’8 Febbraio 2002, il saggio nominato, ai sensi dell’art. 12 delle Regole relative alla procedura di rassegnazione, concedeva ai ricorrenti termine fino al 13 Febbraio 2002 per controdeduzioni ed al resistente termine fino al 18 Febbraio 2002 per repliche a queste ultime.  Con il suddetto provvedimento veniva altresì precisato che (i) controdeduzioni e repliche sarebbero dovute pervenire entro i termini fissati - espressamente indicati come perentori ai sensi dell’art. 14, comma 1, delle Regole applicabili - via e-mail all’indirizzo di posta elettronica svp@crdd.it e contestualmente inviate a cura del mittente per conoscenza all’altra parte, (ii) che per verificare il rispetto del termine si sarebbe tenuta in considerazione la data di arrivo della e-mail risultante alla C.R.D.D. e (iii) che ai sensi dell’art. 12, comma 2, delle Regole applicabili il termine per il deposito della decisione veniva prorogato al 27 febbraio 2002.

Il 12 Febbraio 2002, pervenivano via e-mail alla segreteria della C.R.D.D. le controdeduzioni dei ricorrenti le quali risultavano altresì inviate “per conoscenza” al resistente;  in data 18 Febbraio 2002 pervenivano, sempre via e-mail, anche le ulteriori repliche della Uniplan Software S.r.l..

In data successiva al 12 Febbraio 2002, perveniva presso la segreteria della C.R.D.D. anche copia cartacea delle controdeduzioni presentate dei ricorrenti unitamente ad ulteriore documentazione.

La questione veniva quindi trattenuta in decisione.

1) Le allegazioni dei ricorrenti.

La UEFA e per essa lo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx sostengono nel ricorso che ha introdotto la presente procedura:

• (i) che la UEFA, in data 21 Settembre 2001, ha provveduto a depositare domanda di marchio italiano per il segno “EURO 2004” e che la stessa organizzazione, in data 14 Dicembre 2000, ha ottenuto dall'OMPI certificato di registrazione internazionale del marchio “UEFA EURO 2004”, con estensione al territorio Italiano, depositato a tale scopo già in data 5 luglio 2000;
• (ii) che i nomi a dominio oggetto della presente procedura sono identici - e/o simili - ai marchi depositati dalla UEFA e, come tali, potenzialmente idonei a creare confusione tra il pubblico degli utenti di Internet;
• (iii) che la resistente non risulta titolare di alcun diritto o titolo in relazione ai nomi a dominio contestati;
• (iv) che la registrazione dei suddetti nomi a dominio sarebbe stata effettuata dalla Uniplan Software in mala fede e ciò in ragione (a) della medesima scelta dei nomi operata, essendo essi particolarmente noti in Italia in ragione dell'estrema diffusione del giuoco del calcio nonché certamente collegati all'attività posta notoriamente in essere a cura della UEFA da moltissimi anni in tale ambiente sportivo ove è anche solito che venga scelta per i tornei più importanti una denominazione tale da richiamare, contemporaneamente, il luogo in cui gli stessi vengono disputati e l'anno di realizzazione, (b) del fatto che gli indirizzi caratterizzati dai medesimi nomi a dominio non risultano collegati ad alcuna pagina web attiva, (c) la Uniplan Software avrebbe provveduto alla registrazione dei nomi a dominio di cui trattasi unitamente a decine di altri nomi, molti dei  quali (così come quelli in contestazione) non collegati all'attività della Uniplan Software medesima e, comunque, caratterizzanti servizi e/o organizzazioni nei confronti dei quali la resistente non è titolata a vantare alcun titolo.

I ricorrenti concludono quindi affinché i nomi a dominio in contestazione vengano riassegnati, ai sensi delle Regole di naming applicabili, alla UEFA.

2) Le allegazioni della resistente.

La Uniplan Software a sua difesa sostiene:

• (i) in via preliminare-pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso presentato in quanto nella lista dei saggi pubblicata dal C.R.D.D. compare il Dott. Luca Peyron che fa anche parte dello Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx. Il Dott. Peyron, dall'esame della documentazione depositata in atti dai ricorrenti,  risulta aver rappresentato gli interessi della UEFA proprio in merito alle questioni trattate nel presente procedimento di riassegnazione: lo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx, “direttamente impegnato nella rosa dei giudicanti”, si è costituito in associazione con la UEFA nel presente procedimento ed è pertanto divenuto parte dello stesso in modo così da far ritenere la sussistenza di una “commistione” di interessi tra lo Studio, la C.R.D.D. ed i saggi indicati dalla stessa, tale da non offrire garanzie di imparzialità della procedura medesima;
• (ii) sempre in via preliminare di rito, che le controdeduzioni depositate in data 13 Febbraio 2002 dai ricorrenti sarebbero giunte alla resistente solamente in data 15 Febbraio 2002 e, pertanto, oltre il termine perentorio fissato da questo organo giudicante con il provvedimento dell'8 Febbraio 2002, conseguentemente comprimendo il diritto di difesa delle Uniplan;
• (iii) che la registrazione di entrambi i nomi a dominio contestati risale ad un periodo precedente a quello in cui è avvenuto il deposito dei marchi effettuato dalla UEFA “maldestramente” al solo fine di precostituirsi una difesa nell'ambito della presente procedura;
• (iv) che il nome a dominio “Uefa2004.it” sarebbe diverso dal marchio “Uefa Euro 2004” depositato dall'organizzazione ricorrente tanto da non creare alcuna confusione tra i due segni;
• (v) che, comunque, il termine “UEFA” rappresenterebbe l'acronimo di “Uniplan European Finalcial Activity” che indicherebbe quella attività di servizi gratuiti che la Uniplan Software starebbe per fornire ai propri utenti nel settore della finanza; la differenza che sussiste tra il mondo del calcio - a cui si rivolge la UEFA - e quello della finanza - a cui si intende rivolgere la Uniplan - renderebbe lecito l'uso del termine “UEFA” come nome a dominio da parte della resistente, non sussistendo affinità o assimililabilità dei servizi offerti dalle due parti;
• (vi) che, con riferimento al nome a dominio “Euro2004.it” ed alla sua pregressa registrazione rispetto al deposito del marchio vantato dalla UEFA, sussisterebbe in favore della resistente un “preuso” tale da consentire alla stessa di “bloccare” la registrazione del marchio ad opera di terzi.

La Uniplan conclude quindi richiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto dello stesso.

3) Nel merito.

3.1) Sulle eccezioni preliminari di rito sollevate da parte resistente.

Preliminarmente, questo organo giudicante ritiene di dover valutare le eccezioni sollevate da parte resistente e, soprattutto, quella di improcedibilità del ricorso che, in quanto alla sua natura assorbente, sarebbe in grado, semmai accolta, di definire il procedimento di cui trattasi senza bisogno di procedere con l'accertamento del merito.

Parte resistente sostiene che i rapporti esistenti tra lo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx, il Dott. Luca Peyron e la C.R.D.D. sarebbero tali da far sorgere dei dubbi circa l’imparzialità che necessariamente deve informare la presente procedura: tale eccezione, viene fondata dalla Uniplan Software sull’appartenenza del Dott. Peyron allo Studio ricorrente che è altresì parte del presente procedimento.

Secondo questo organo giudicante, l'eccezione di improcedibilità suddetta è infondata e viene pertanto rigettata.
Infatti, la partecipazione dello Studio ricorrente a questa procedura di rassegnazione deve essere, evidentemente, collegata al rapporto di mandato che sussiste tra lo stesso a la UEFA, attraverso il quale l’organismo internazionale ha attribuito al ricorrente i poteri di rappresentarla e, così, di tutelare i propri interessi nel territorio nazionale attraverso un “soggetto” che qui risiede e svolge abitualmente la propria attività. A ciò si aggiunga che, secondo l’art. 7 delle Regole relative alla procedura di rassegnazione, applicabile al caso di specie anche per quel che riguarda l’eccezione in esame, nonché in riferimento all’intero corpo di Regole che disciplinano il procedimento medesimo, non sussiste - correttamente - alcun collegamento tra le persone fisiche che ricoprono, anche, la qualità di saggio e le strutture alle quali le stesse appartengono: in sostanza, le regole suddette non riguardano i soggetti che, con la propria coscienza e professionalità assumono la qualifica di “saggio” all’interno delle procedure di rassegnazione e prescindono dall’appartenenza degli stessi a strutture ed organizzazioni nelle quali svolgono la propria attività professionale.
Prive di ogni rilievo - valutabile da questo organo giudicante - rimangono pertanto le contestazioni sollevate da parte resistente anche in considerazione (i) della mancanza di ogni dimostrazione delle allegazioni medesime che la Uniplan Software avrebbe, semmai, dovuto portare alla conoscenza di questo organo giudicante in modo più completo e non invece attendere la “prova negativa” del ricorrente riguardo alle avverse contestazioni ovvero l’esercizio di poteri di istruzione probatoria di cui, allo stato, questo organo non è dotato, (ii) della totale mancanza, vieppiù, di ogni Regola applicabile al caso di specie dalla quale possa derivarsi l’improcedibilità auspicata dalla resistente.
L’eccezione di improcedibilità non può pertanto trovare accoglimento nel presente procedimento in forza delle Regole che lo disciplinano.

Parimenti infondata è l’eccezione sollevata da parte resistente nelle contro-repliche dalla stessa depositate in data 18 Febbraio 2002, riguardante la presunta tardività del deposito delle controdeduzioni che i ricorrenti hanno fatto pervenire in data 13 Febbraio 2002 presso la segreteria del C.R.D.D..  Infatti, così come stabilito nel provvedimento emesso da questo organo giudicante in data 8 Febbraio 2002, la tempestività del deposito degli scritti difensivi deve essere valutata sulla base della data di arrivo della e-mail risultante alla C.R.D.D. risalente, nel caso di specie, al 13 Febbraio 2002 e, pertanto, entro il termine indicato per il deposito delle stesse.  A ciò si aggiunga che, nella presente procedura non sembrerebbe sussistere alcuna “compressione” del diritto di difesa che, invece, la resistente lamenta: tale parte, invece di richiedere una proroga del termine per il deposito del proprio ulteriore scritto difensivo - fondando tale richiesta sul fatto di aver ricevuto oltre il termine del 13 Febbraio l’atto avversario, ha deciso comunque di provvedere al deposito entro il termine che le era stato assegnato.  Questo organo giudicante ritiene quindi che il diritto di difesa della Uniplan Software non sia stato affatto oggetto di “compressione” (i) sia perché il deposito delle controdeduzioni di parte ricorrente risulta tempestivo - secondo le modalità di controllo indicate -  rispetto alla data fissata nel provvedimento dell’8 Febbraio 2002, (i) sia perché la resistente ha comunque depositato in termini il proprio scritto difensivo senza allegare preventivamente alcunché circa un’eventuale “compressione” del proprio diritto di difesa.

Infine, dal punto di vista processuale, deve dichiararsi l’inammissibilità dei documenti che i ricorrenti hanno depositato unitamente alla copia cartacea delle proprie controdeduzioni del 13 Febbraio 2002 in quanto a ciò non espressamente autorizzati nel provvedimento dell’8 Febbraio 2002: tale documentazione, pertanto, non verrà tenuta in considerazione per la decisione del presente procedimento di riassegnazione.

3.2) Sulle domande di riassegnazione presentate da parte ricorrente.

Il ricorso è fondato e viene pertanto accolto.

Infatti, sussistono nel caso di specie le condizioni previste dall’art. 16.6 delle Regole di naming, in vigore al momento della introduzione della presente procedura, in forza delle quali il Collegio giudicante provvede alla riassegnazione dei nomi a dominio oggetto di contestazione nel caso in cui:

• a) la parte ricorrente dimostri che i nomi a dominio contestati siano identici o tali da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la stessa vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
• b) la parte resistente, attuale assegnatario, non dimostri di avere diritto o titolo in relazione ai nomi a dominio contestati;
• c) la parte ricorrente dimostri che i nomi a dominio oggetto del procedimento di riassegnazione siano stati registrati e vengano usati da parte resistente in mala fede.

3.2.1) Sul primo profilo.

Per quanto riguarda il profilo di cui alla lett. a), si rileva che i nomi a dominio sottoposti a contestazione ed oggetto della presente procedura sono identici e, comunque, tali da indurre confusione rispetto ai marchi depositati dalla UEFA.
A tale riguardo, è conveniente operare una distinzione nella trattazione dei due nomi a dominio di cui trattasi.

Per quanto concerne il nome a dominio “Euro2004.it”, non v’è dubbio circa l’identità dello stesso al segno distintivo depositato dalla UEFA e, a tale riguardo, non sembrano condivisibili, per quanto si dirà in maniera più approfondita nel prosieguo della presente decisione, le difese presentate dalla resistente circa la tempistica del deposito del marchio, successiva alla registrazione del nome a dominio e, conseguentemente, circa la costituzione in capo alla Uniplan Software di un diritto all'uso esclusivo del segno/nome medesimo.

Per quanto riguarda il nome a dominio “UEFA2004.it”, non v’è parimenti dubbio circa l’identità dello stesso al marchio registrato dalla UEFA e, comunque, circa la confondibilità tra i due segni di cui trattasi:  su tale argomento, ad avviso di questo organo giudicante, non sussiste alcuna possibilità di sostenere la non confondibilità del nome a dominio in questione con il marchio depositato dalla UEFA visto che il nome a dominio registrato dalla Uniplan Software suscita negli utenti un palese collegamento all’organizzazione internazionale ed all’attività da questa notoriamente esercitata nel mondo calcistico.

A tale riguardo, si deve poi precisare che la diversità tra l'attività svolta dalla UEFA rispetto a quella della Uniplan Software non è d’aiuto per escludere la confondibilità sopra detta:  nel mondo di Internet, infatti, per l’utente non è rilevante esclusivamente la considerazione della qualità dei servizi offerti dal sito cui il soggetto intende collegarsi digitando uno specifico (perché già conosciuto o “presunto”) indirizzo, bensì assume importanza, quasi fondamentale, il particolare nome a dominio digitato e le qualità del soggetto che tale nome ha il potere di evocare.  Si pensi, ad esempio, ai tentativi che tutti gli utenti di Internet hanno - certamente più volte - effettuato digitando il nome di una nota azienda/marchio per collegarsi al sito della stessa e che, invece, si sono conclusi con la navigazione in siti che nulla hanno a che vedere con gli specifici servizi/prodotti “comunemente” collegati dal pubblico al nome/marchio digitato.  Nel mondo di Internet, i nomi a dominio ed i segni distintivi in esso utilizzati debbono essere quindi valutati attraverso un giudizio di “decontestualizzazione” dei medesimi rispetto ai singoli servizi cui gli stessi effettivamente riportano.  Tale considerazione comporta la necessità di valutare la “confondibilità” dei nomi e dei segni in questione in maniera differente e ben più ampia rispetto ai canoni tipicamente utilizzati per giudicare la così detta “affinità” tra marchi di impresa, con la logica conseguenza di poter valutare come “confondibili” anche segni che del tutto identici non sono e, comunque, si riferiscono a servizi differenti tra loro.  A ciò si aggiunga, come corollario del suddetto principio che questo organo giudicante ritiene applicabile anche al caso di specie, che l'effettivo titolare di un marchio depositato potrebbe subire un danno derivante dall'uso che, di tale segno, viene fatto in Internet anche nel caso in cui colui che, avendolo registrato come nome a dominio, lo utilizzi in collegamento a servizi/prodotti differenti (e non affini) a quelli forniti dal titolare del marchio medesimo.

Nel caso di specie, quindi, in applicazione dei principi suddetti non v’è chi non veda come il nome a dominio “UEFA2004.it” sia pienamente confondibile rispetto al marchio “UEFA Euro 2004” depositato dalla UEFA, e quindi in grado di creare confusione tra gli utenti di Internet che, soprattutto in vista del prossimo torneo calcistico del 2004, cercheranno notizie sul web sulle partite disputate digitando il nome a dominio oggetto del presente esame.

3.2.2) Sul secondo profilo.

Per quel che riguarda l’assenza in capo al resistente di ogni diritto o titolo in relazione ai nomi a dominio contestati di cui alla let. b) dell’art. 16.6 delle Regole di naming sopra richiamato, questo organo giudicante osserva che la Uniplan Software non ha dato valida dimostrazione della sussistenza di tale requisito nel procedimento di specie.  In particolar modo, per quel che concerne il nome “EURO2004.it” - contraddistinto da un innegabile potere evocativo del torneo calcistico di prossima realizzazione europea parimenti ad altri nomi a dominio come “europei2004.it” e “olimpiadi2004.it”, sempre registrati dalla Uniplan Software e comunque non collegati ad alcuna pagina web attiva - la resistente non ha dimostrato, al contrario di quel che avrebbe dovuto fare nel presente procedimento, di possedere diritti sull'uso di tale nome e ciò sia “intra Internet” sia “extra Internet”.

Infatti, rimangono prive di ogni pregio ai fini della presente decisione le affermazioni della Uniplan Software in relazione al “preuso” che la stessa assume sussistere riguardo al nome “EURO2004.it” e, pertanto, all'effetto preclusivo dello stesso “preuso” rispetto al successivo deposito del medesimo marchio operato dalla UEFA.

A tale riguardo, questo organo giudicante, ritiene che il concetto di “preuso” debba essere collegato ad una effettiva diffusione tra il pubblico del segno distintivo (o nome a dominio che sia), rimanendo pertanto priva degli effetti normalmente collegati al “preuso” medesimo la mera registrazione di un nome a dominio non collegato - come è nel caso di specie - ad alcuna pagina web attiva, così come risultante dagli accertamenti effettuati nonché da quanto espressamente dichiarato dalla stessa parte resistente.

In sostanza, la notorietà che logicamente deve derivare dal concetto di “preuso” di un segno distintivo non si è realizzata nel caso di specie riguardo al nome “EURO2004.it”: conseguentemente non rimane che concedere l'idonea e prevista tutela a chi, come parte ricorrente, ha provveduto a realizzare i depositi nelle sedi a ciò deputate del relativo marchio ancorché in epoca successiva alla registrazione del nome a dominio in questione.

A ciò si aggiunga che la mancata prova di diffusione all'interno del mondo di Internet della notorietà del nome “EURO2004.it” non è stata compensata da parte resistente neppure con la presentazione di prova idonea riguardante un'eventuale diffusione, dalla stessa realizzata, dell'identico segno in ambito diverso da quello telematico.
Per quanto riguarda poi il nome a dominio “UEFA2004.it”, ad avviso di questo giudicante non appare possibile negare il diritto esclusivo all'uso da parte dell'organizzazione internazionale UEFA del proprio nome e quindi del marchio dalla stessa depositato.  Conseguentemente, non è possibile accertare un qualche diritto della Uniplan Software all'uso del nome a dominio medesimo tale da escludere che la UEFA eserciti il proprio diritto e riceva la consequenziale tutela anche nell'ambito della Rete.

Per mera completezza espositiva si precisa poi che non sembrano condivisibili le affermazioni di parte resistente secondo le quali si vorrebbe dimostrare il diritto della stessa all'uso del nome (rectius acronimo) “UEFA” sulla base dell’allegazione che il medesimo nome avrebbe il significato di “Uniplan European Financial Activity”.  Fermo restando quanto sopra detto con efficacia assorbente rispetto all'accertamento richiesto, si deve comunque precisare che non è dato comprendere quali siano effettivamente tali attività, non meglio precisate dalla Uniplan Software e che dovrebbero essere ricondotte - con la pretesa efficacia distintiva - alla “denominazione” UEFA-Uniplan Europen Financial Activity.  Simili attività nel settore finanziario (così come del resto espressamente dichiarato dalla stessa parte resistente nel proprio scritto difensivo del 18 febbraio 2002) avrebbero dovuto ricevere, semmai le stesse si fossero trovate ad uno stadio avanzato della loro progettazione così come asserito dalla Uniplan Software (a tale riguardo si veda anche la lettera del 23 ottobre 2001 depositata dai ricorrenti come allegato 7) una trattazione e, quindi, una dimostrazione ben più ampia di quella che, invece risulta dalle allegazioni della medesima parte resistente.

Infine è quindi palese che tra i nomi a dominio in questione e la resistente non sussista, così come invece dalla stessa sostenuto, alcun collegamento tale da poter far ritenere a questo giudicante che i medesimi nomi siano in qualche modo riconducibili alla sua sfera giuridica ovvero alla sua attività.

In conclusione, per quanto riguarda il secondo profilo esaminato, si ritiene che parte resistente non abbia dimostrato quanto previsto all'art. 16.6 comma 3 delle Regole di naming non avendo provato che: 

• 1) prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
• 2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure 
• 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato».

Infatti, dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni sia della parte ricorrente che di quella resistente risulta che:

• (i) prima della notizia della contestazione, la Uniplan Software ha registrato molti nomi a dominio, che però risultano, così come in modo più ampio verrà detto in relazione al terzo profilo qui di seguito esaminato, non collegati all’attività posta in essere dalla stessa nell'ambito dell'informatica, né tantomeno, utilizzati dalla resistente che, neppure, ha dimostrato di essersi oggettivamente preparata al loro utilizzo;
• (ii)  i nomi a dominio registrati dalla Uniplan Software non consentono il collegamento ad alcun sito web attivo;
• (iii)  la Uniplan Software non ha dimostrato di essere conosciuta con i nomi corrispondenti a quelli in contestazione (sia “intra Internet” sia “extra Internet”);
• (iv)  l’uso futuro ed eventuale che la parte resistente realizzerà dei nomi a dominio in questione avrà ragionevolmente l'effetto di sviare gli utenti di Internet e, conseguentemente confondendoli, violare i relativi diritti esclusivi spettante alla UEFA sugli stessi.

3.2.3) Sul terzo profilo.

Per quanto concerne il terzo profilo, si ritiene anche qui sussistere idonea e sufficiente dimostrazione della “mala fede” della Uniplan Software circa la registrazione dei nomi a dominio dalla stessa effettuata.

Innanzitutto, si rileva che la resistente ha registrato numerosissimi nomi a dominio che, però, non hanno collegamento alcuno - secondo le allegazioni ed i documenti presenti in atti - con l’attività dalla stessa esercitata.

A tale riguardo sembra evidente che la registrazione del nome a dominio “EURO2004.it” - unitamente a tutti quegli altri nomi dotati di efficacia evocativa dei prossimi appuntamenti sportivi a livello internazionale che sopra sono già stati richiamati - sia stata effettuata dalla Uniplan Software proprio con l'intento di beneficiare di un agganciamento all'attività che la UEFA pone notoriamente in essere e, ancor di più, realizzerà in vista del prossimo impegno calcistico.  Ancor di più appare evidente l'agganciamento alla notorietà dell'organizzazione internazionale UEFA perseguita dalla Uniplan Software con la registrazione del nome a dominio “UEFA2004.it”.

Fermo restando il principio in forza del quale l’esistenza del profilo di “mala fede”, richiesto dall’art. 16.6 let. c delle Regole di naming, non può derivarsi esclusivamente dall’avvenuta registrazione di più nomi a dominio effettuata da un soggetto, nel caso di specie è necessario precisare che la specifica “qualità” dei molti nomi a dominio registrati dalla Uniplan Software costituisce valido elemento apprezzabile ai fini dell'accertamento della “mala fede” prevista dall'articolo sopra richiamato che, quindi, questo giudicante ritiene sussistere nel caso qui esaminato.

Ci si intende riferire qui, tra i tanti, in modo particolare, ai nomi a dominio:
affariefinanze.it
antoniopacinotti.it
architecturaldigest.it
baciperugina.it
capodichino.it
europei2004.it
italiapetroli.it
kellogs.it
luigisturzo.it
olimpiadi2004.it
palaeur.it
parmigianoreggiano.it
pastaamto.it
polfer.it
poliziaferroviaria.it
poliziastradale.it
posteetelecomunicazioni.it
sacav.it
sperlingkupfer.it
tuttotributi.it
vigiliurbani.it,
tutti caratterizzati, oggettivamente, oltre che da diversità rispetto alla attività posta in essere dalla Uniplan Software (nonché da una totale mancanza di qualsiasi collegamento a pagine web operative), anche da un indiscutibile potere “confusorio” rispetto a noti segni distintivi da tempo utilizzati da terzi ed a servizi, anche di natura pubblica, che, di certo, la resistente non potrà mai fornire.

A ciò si aggiunga che, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che la Uniplan Software abbia rifiutato la proposta che la UEFA, per il tramite dello Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx, aveva avanzato per la “cessione” dei nomi a dominio di cui trattasi “in cambio di una contropartita finanziaria pari alle spese... sostenute per la registrazione ed il mantenimento... di tali nomi a dominio” (vedi lettera dello Studio del 20 settembre 2001).  Tale rifiuto è stato fondato dalla resistente sull'affermazione che la proposta di controparte “non è neppure valutabile, stante la corposità dei progetti” della Uniplan Software medesima in ordine a questi nomi a dominio (vedi lettera del 23 ottobre 2001 allegata sub 7 al ricorso introduttivo) e che, invece, oggi la stessa non ha neppure dimostrato in quanto alla loro mera esistenza.
Ad avviso di questo giudicante il fatto suddetto costituisce manifestazione ulteriore della sussistenza, nel caso di specie, anche dell'elemento di cui all'art. 16.7 delle Regole di naming applicabili da cui poter derivare la libera valutazione della sussistenza del requisito della “mala fede”.

Si accoglie il ricorso, con la consequenziale riassegnazione dei nomi a dominio “UEFA2004.it” e “EURO2004.it” in favore dello Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx con sede in Torino, Corso Fiume 6. 

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana perché le venga data esecuzione nei termini previsti dalle Regole di naming.

Roma, 27 Febbraio 2002

Avv. Maurizio Corain