Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
gig.it
Ricorrente:
Giochi Preziosi s.p.a. (avv.ti Mario Ciccarelli e Pietro Massarotto)
Resistente: Gig Promotions s.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. prof. Enzo Fogliani
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail
da C.R.D.D. il 4 agosto 2008 la Giochi Preziosi s.p.a., in persona del
suo Consigliere delegato dott. Oddone Maria Pozzi, con sede in via
Gioberti n. 1, 20123 Milano, rappresentata e difesa giusta delega in
calce al ricorso stesso dagli avvocati Mario Ciccarelli e Pietro
Massarotto, presso il cui studio in Milano, corso Lodi 47, si
domiciliava, introduceva una procedura di riassegnazione ai
sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute
nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio gig.it, registrato dalla Gig Promotions s.r.l. con sede in
viale Jenner n. 51, 20159 Milano.
Ricevuto
in data 10 agosto 2008 il ricorso e verificatane la
regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali
risultava:
a)
che il dominio gig.it era stato creato il 14 marzo 1997 ed
era registrato a nome della Gig Promotions s.r.l.;
b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
c)
che l’indirizzo http://www.gig.it risultava irraggiungibile.
Effettuate
le prescritte comunicazioni al Registro, il 20 agosto 2008 C.R.D.D.
inviava ricorso e documentazione alla resistente per raccomandata a.r
all’indirizzo risultante dal database del Registro.
Il
plico veniva restituito dalle poste con l’indicazione che
allorché ne era stata tentata la consegna (21 agosto 2008)
il destinatario era risultato trasferito. C.R.D.D. comunicava quindi
per e-mail alle parti tale giorno come data di inizio della procedura;
tuttavia, la comunicazione inviata al resistente presso
l’indirizzo di posta elettronica del contatto tecnico (unico
nominativo avente indirizzo e-mail indicato nel whois) ritornava al
mittente con indicazione “bad destination mailbox
address”. Scaduto inutilmente il 15 settembre 2008 il termine
per le repliche, il giorno successivo veniva nominato quale
esperto l’avv. prof. Enzo Fogliani, che il 16 settembre 2008
accettava l’incarico.
Allegazioni della Ricorrente.
La Ricorrente Giochi Preziosi
s.p.a. afferma di essere una storica azienda fondata nel 1978 attiva
nel settore dei giocattoli, nel quale è diventa azienda di
rilievo internazionale. Documenta di essere titolare di una serie di
marchi nazionali ed internazionali, quali gig nel paese della
meraviglie, gig distribuzione, gig electronics, gig consultant, gig
sportline, gig toys group, aventi tutti come comune elemento
identificativo la parola “gig”. Fra questi, in
particolare, la Ricorrente segnala come il marchio gig nel paese delle
meraviglie sia stato registrato sin dal 1979 dalla Linea Gig
S.p.a., acquisita in seguito dalla Ceppi Ratti S.p.a. a sua volta
fusasi poi nella Giochi Preziosi S.p.a.
La
società ricorrente quindi ritiene di avere diritto alla
rassegnazione del nome a dominio gig.it in quanto: il nome a dominio
è identico al cuore dei propri suddetti marchi registrati e
quindi con essi confondibile; sullo stesso la società
attualmente assegnataria Gig Promotion srl non può vantare
diritti. Con riferimento all’elemento della malafede la
ricorrente afferma che la Gig Promotion s.r.l. non poteva non conoscere
l’esistenza del marchio GIG quando nel 1997 ha registrato il
nome a dominio perché il marchio era già stato
depositato da quasi un ventennio; afferma inoltre che essendo la
resistente una società in liquidazione volontaria dal 28
dicembre 2005, non utilizza più il dominio in oggetto.
Rileva
poi la ricorrente che la Gig Promotions s.r.l. le ha proposto il
trasferimento del dominio al prezzo di 8,000 euro e che tale offerta
dimostra il suo intento speculativo e la sua malafede nella
registrazione.
La
ricorrente conclude quindi chiedendo la riassegnazione del nome a
dominio a suo favore.
Posizione della Resistente.
Ai sensi
dell’art. 4.4, III comma, lett. c) del regolamento
il ricorso si considera conosciuto dal resistente che risulti
trasferito dall’indirizzo riportato sul database whois del
Registro nel momento in cui le poste ne hanno tentato la consegna. Non
avendo depositato alcuna replica nei termini, la Resistente
è rimasta contumace.
Ciò
non esime peraltro il giudicante dall’esaminarne la
posizione, sia alla luce della documentazione prodotta dalla
Ricorrente, sia delle informazioni reperibili d’ufficio su
internet che, in quanto tali, essendo pubbliche, a disposizione di
tutti ed accessibili dovunque e a chiunque, devono essere ritenute
fatti notori.
Dalla
documentazione prodotta dalla Ricorrente (visura camerale) risulta che
la Gig Promotion s.r.l. è società costituita nel
1993 in Milano, oggi in liquidazione volontaria. Dall’oggetto
sociale risulta essere stata attiva nel settore dello spettacolo, della
produzione fonografica, televisiva, cinematografica, teatrale, della
promozione di eventi di spettacolo.
Da
una ricerca su internet la Società resistente risulta ancora
indicata in alcuni siti nella categoria “agenzie di
spettacolo” (per esempio: nel sito “pronto
imprese”, all’indirizzo internet
http://www.prontoimprese.it/lombardia/milano/milano/agenzie-di-spettacolo|748427.html;
nel sito Radiosegugio, all’indirizzo
http://www.radiosegugio.it/segugio.asp?topic=%27aziende%27) e si trova
citata in diverse pagine web contenti elenchi di agenzie artistiche
(cfr. www.yeaah.com; www.orchestreitaliane.it).
Ed
in effetti la denominazione sociale altro non significa in inglese che
“promozione di evento musicale” (cfr.
http://www.cultfound.org/gigpromotion.html, nonché le
definizioni su Wentworth – Flexner, The Pocket English of
American Slang, e Microsoft Encarta Dictionary [versione cartacea]).
Motivi della decisione.
Il
ricorso è infondato. Non sussiste infatti nel caso di specie
alcuno dei tre requisiti richiesti dal Regolamento per far luogo alla
rassegnazione del dominio.
a)
Sulla identità e confondibilità del nome a
dominio.
Il nome a dominio
in contestazione corrisponde esattamente sia ad un sostantivo inglese
di uso comune avente una pluralità di significati, sia alla
prima parte di alcuni marchi della Ricorrente, sia alla prima parte
della denominazione sociale della Resistente.
Per
quanto riguarda il requisito della identità o
confondibilità del nome a dominio ai sensi
dell’art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento - il quale
richiede che il nome a domino in contestazione sia“tale da
indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo
aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e
cognome” -, si osserva che i marchi che la Ricorrente porta
come base del proprio diritto al nome a dominio sono tutti costituiti
dalla combinazione di due o più parole di uso comune in
italiano o in inglese.
Se
da un lato è indubbio che le combinazioni di parole comuni
assumono particolare valore individualizzante per
l’originalità dell’accostamento e
costituiscono pertanto marchi forti, dall’altro è
altrettanto indubbio che l’uso di una parola comune in un
marchio così composto non vale certo ad estendere il diritto
di esclusiva sulla singola parola di uso comune che ne fa parte.
Se
a ciò si aggiunge che in effetti all’indirizzo
www.gig.it l’utente trovava il sito di una società
che svolgeva attività attinente ad uno dei significati di
tale parola comune, e che l’utente che vi accedeva si rendeva
subito conto che l’attività svolta dalla
Resistente era del tutto diversa dalla ricorrente, non sembra possa
ritenersi che il dominio gig.it fosse tale da indurre
l’utente a confusione.
Non
può quindi ritenersi soddisfatto il primo requisito
richiesto per il trasferimento del nome a dominio.
b)
Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento
del nome a dominio.
La
ricorrente deduce una serie di elementi da cui dovrebbe trarsi la
malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, e
più precisamente:
a)
che allorchè il dominio è stato registrato nel
1996 (rectius: 1997), il marchio GIG, registrato 18 anni prima, era
già noto e quindi sarebbe inverosimile che la Gig Promotion
S.r.l. abbia registrato tale nome a dominio senza sapere di ledere con
tale registrazione il diritto della ricorrente;
b)
che il dominio è allo stato inutilizzato da tempo,
sicché è da ritenere che sia mantenuto al solo
scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente
vorrebbe utilizzarlo;
c)
che alla richiesta di ottenere la voltura del nome a dominio gig.it, la
Ricorrente si è sentita richiedere la somma di 8.000,00
euro, ben superiore a quelli che ritiene siano i costi ragionevolmente
sostenuti dalla Resistente per la registrazione ed il mantenimento del
nome a dominio.
Ritiene
il Collegio che le circostanze riferite non appaiano idonee a
provare la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a
dominio.
a)
Quanto alla prima, è da ribadire che nessuno dei marchi
dedotti nella procedura dalla Ricorrente è costituito dalla
sola parola gig. Alla data della costituzione della Gig Promotion
s.r.l. (1993) risultavano registrati solo i marchi gig nel paese delle
meraviglie (1979, classe 28) e gig electronics (1993, classi 9, 16 e
28), in classi del tutto diverse dal settore di attività
della Resistente.
Difficile
quindi pensare che, quando nel 1997 la Gig Promotion s.r.l.
registrò un dominio corrispondente alla prima parte della
sua denominazione sociale, ciò essa abbia fatto nella
consapevolezza di ledere un diritto altrui.
E
ciò potrebbe già essere sufficiente alla
reiezione del ricorso, essendo richiesta quale requisito per la
riassegnazione sia la malafede nella registrazione che nel mantenimento.
b)
Quanto alla seconda, è da osservare che il mantenimento di
un nome a dominio senza utilizzazione è ritenuto dalla
giurisprudenza nelle procedure di rassegnazione elemento di malafede
nella riassegnazione e nel mantenimento del nome a dominio solo nel
caso in cui esso sia stato registrato e non sia mai stato utilizzato.
Nel
caso di specie, invece, risulta dagli archivi internet
(http://www.archive.org) che il dominio ha ospitato pagine web per una
decina d’anni (dal 1997 alla fine del 2007) e che il sito
della Gig Promotion s.r.l. è stato in quegli anni attivo e
variamente modificato secondo l’attività che la
società via via svolgeva.
La
circostanza quindi non prova la malafede della Resistente; ed anche
ammesso che la malafede dovesse essere ritenuta sussistente per il
limitato periodo di qui a 12 mesi fa in cui il dominio è
rimasto inutilizzato, essa sarebbe insufficiente ad integrare il
requisito richiesto dal regolamento, trattandosi di malafede
sopravvenuta.
c)
Infine, neppure la richiesta di un corrispettivo di 8.000,00 euro per
la cessione del dominio appare indice di malafede. L’art.
3.7, I comma, lett. a) ritiene indice di malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio la circostanza che esso sia stato
registrato con lo scopo primario di cedere a chi ne avesse diritto il
dominio stesso per un corrispettivo superiore ai costi ragionevolmente
sostenuti per la registrazione ed il mantenimento del dominio stesso.
Che ciò non fosse lo scopo primario della registrazione del
nome a dominio è dimostrato dal fatto che il dominio stesso
è stato utilizzato per quasi 10 anni per ospitare il sito
della Gig Promotion s.r.l., e che la richiesta di 8.000,00 euro per la
cessione del dominio sia stata formulata a ben 11 anni dalla
registrazione.
La
circostanza dedotta dalla Ricorrente può tutt’al
più provare che la Resistente, evidentemente non
più interessata alla detenzione del dominio visto lo stato
di liquidazione della società, abbia tentato di ricavare
dalla sua vendita il maggior guadagno possibile. Ma ciò non
appare illegittimo.
Non
sussiste quindi il requisito della malafede richiesto
dall’art. 3.7 del regolamento per la riassegnazione del nome
a dominio in contestazione.
c)
Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.
Da
ultimo, si osserva che neppure il requisito dell’assenza di
un diritto o titolo in capo all’assegnatario del dominio
appare soddisfatto.
L’art.
3.6, III comma del Regolamento prevede che verificandosi anche una solo
delle circostanze previste, il resistente sia considerato aver diritto
o titolo al dominio in contestazione, ed il ricorso sia quindi respinto.
Nel
caso di specie, non soltanto uno, ma tutti e tre le circostanze
risultano essersi verificate.
Quanto
a quella di cui alla lettera a), è provato che il Resistente
ha usato il nome a dominio prima di avere notizia della opposizione.
Come visto, infatti, il dominio è stato usato per 10 anni
dalla Gig Promotion s.r.l. per ospitare il proprio sito, dal 1997 al
2007, mentre l’opposizione della Ricorrente le è
stata comunicata dal Registro solo con raccomandata del 26 giugno 2008.
Quanto
alla circostanza di cui alla lettera b), la Ricorrente si trova citata
in diverse pagine web contenti elenchi di agenzie artistiche (cfr.
www.yeaah.com; www.orchestreitaliane.it) e, da quanto è
possibile leggere in qualche forum (cfr. parallele.forumcommunity.net),
risulta piuttosto nota nell’ambiente discografico.
E’ quindi accertato che la Gig Promotion è nota
nel settore e spesso citata con la sola prima parte della sua
denominazione sociale, ossia gig, coincidente con il nome a dominio
registrato fin dal 1997.
Quanto
infine alla circostanza di cui alla lettera c), è provato
che nei 10 anni in cui è stato utilizzato, il dominio ha
ospitato un sito mediante il quale la Gig Promotion s.r.l. ha operato
in settori completamente differenti da quelli della ricorrente, senza
alcun intento di sviarne la clientela.
Si
deve quindi dedurre, ai sensi dell’art. 3.6, ultimo comma del
Regolamento, l’esistenza a favore della Gig Promotion s.r.l.
di un titolo all’uso del dominio.
P.Q.M.
Si
respinge il ricorso per la riassegnazione del dominio gig.it proposto
dalla Giochi Preziosi s.p.a. nei
confronti della Gig Promotion s.r.l., cui rimane assegnato il dominio.
La
presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma,
3 ottobre 2008
Avv.
Prof. Enzo Fogliani
|