Centro
risoluzione dispute domini
C.r.d.d.
Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
gofly.it
Ricorrente: Go Fly Limited
Resistente: Millenium Communications
Collegio (unipersonale): Avv. Raffaele
Sperati
Svolgimento della procedura
Con ricorso pervenuto in originale cartaceo
a Crdd l’8 gennaio 2003, la Go Fly Limited, con sede in Exchange Tower,
19 Canning Street, EH3 8EH, Edinburgh, Regno unito, in persona del legale
rappresentante Demys Limited, introduceva una procedura di riassegnazione
ai sensi dell'art. 16 delle regole di naming, per ottenere il trasferimento
del nome a dominio gofly.it, registrato dalla Millenium Communications,
con sede in Penthouse, 140 Battersea Park Rd, London SW11 4 NB, Inghilterra.
In pari data la segreteria della Crdd
verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della
Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo
www.gofly.it. Le verifiche consentivano di appurare:
- che il dominio gofly.it risultava assegnato
dal 13.01.2000 alla Millenium Communications, admin-c Khaliq Nasir, con
sede in Londra, Penthouse, 140 Battersea Park Rd;
- che il dominio gofly.it era stato sottoposto
a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 21.08.2002;
- che all'indirizzo www.gofly.it corrispondeva
una sola pagina attestante che il dominio era stato registrato per un cliente
della Internetters di cui veniva pubblicizzato il servizio di registrazione
dei nomi a dominio.
In data 13 gennaio 2003 perveniva via
e-mail anche la copia del ricorso in formato elettronico. Il 15 gennaio
2003 la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla
resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata. Il
giorno successivo copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato
per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois.
Non essendo pervenuta la ricevuta di ritorno,
né altra comunicazione in merito, venivano effettuati controlli
sul database delle Poste italiane, da cui risultava che la raccomandata
era stata “Inviata all’estero Gran Bretagna dall’ufficio di ROMA FCO POSTA
AEREA in data 21 gennaio 2003”.
Nessuna notizia ulteriore perveniva, nonostante
i solleciti, dalle Poste italiane. Pertanto Crdd provvedeva nuovamente
ad inviare il ricorso per corriere espresso internazionale EMS con ricevuta
di ritorno in data 17 aprile 2003. Veniva nuovamente tentata la spedizione
del ricorso via fax, con esito negativo.
Anche in questo caso, nessuna ricevuta
di ritorno perveniva. Da informazioni richieste all’amministrazione postale,
risultava che il plico era stato sdoganato il 21 aprile 2003 e ne era stata
disposta il giorno successivo la consegna.
Il 19 maggio 2003, non essendo nulla
pervenuto dal resistente, Crdd nominava quale saggio il sottoscritto avv.
Raffaele Sperati, il quale il 20 maggio 2003 accettava l’incarico.
ARGOMENTAZIONI DELLA RICORRENTE
La società Go Fly Limited (di seguito
“ricorrente”), a sostegno del proprio ricorso, afferma e documenta di essere
titolare del marchio comunitario Go Fly n° 000735845 (classi 12, 16,
15, 28, 39 e 42) depositato il 29.01.1998, registrato il 31.01.2001, in
vigore fino al 29.01.2008. Documenta, inoltre, di essere titolare del marchio
comunitario go fly (classi 12, 16, 15, 28, 39 e 42) depositato il 29.01.1998,
registrato l’8.12.2000, valido fino al 20.01.2008.
Non si può ritenere, invece, secondo
la ricorrente, che l’attuale assegnatario abbia alcun diritto o legittimo
interesse in relazione al dominio contestato, non essendovi alcuna relazione
tra il nome Millenium Communications (denominazione sociale della resistente)
e le parole Go Fly.
Afferma inoltre la ricorrente, a sostegno
del proprio diritto, che la pagina web corrispondente al nome a dominio
gofly.it non viene usata. Ad essa corrisponde, infatti, solamente una pagina
relativa al provider della registrazione del dominio in oggetto. Dalla
registrazione puramente passiva di questo dominio e dal mancato uso del
dominio stesso per un periodo di circa due anni, la ricorrente ritiene
che si possa dedurre chiaramente che la resistente non intenda fare uso
legittimo del nome a dominio a scopi commerciali o non commerciali e che
non abbia alcun interesse legittimo al dominio stesso. A sostegno di tale
tesi la ricorrente aggiunge, inoltre, la circostanza che nella corrispondenza
intercorsa con la resistente quest’ultima non ha mai fornito la prova circa
la sua intenzione di usare il nome a dominio in oggetto. Inoltre,
durante una conversazione telefonica, la Milennium Comunications avrebbe
mostrato la sua disponibilità a vendere il dominio stesso alla ricorrente.
La ricorrente ritiene, inoltre, che la
resistente abbia registrato il nome a domino gofly.it in malafede.
La voce del database WHOIS per il dominio
mostra, infatti, che la Milennium Comunications ha sede a Londra.
Dato che il Regno Unito è il mercato primario della ricorrente,
a partire dalla costituzione della Società Go Fly nel 1998 fino
a oggi, è lecito supporre, afferma la ricorrente, che la Millenium
Communications fosse a conoscenza dell’esistenza della Società Go
Fly al momento della registrazione e che abbia registrato il dominio oggetto
della presente contestazione al solo scopo di trarre vantaggio dal successo
commerciale della Go Fly stessa.
La ricorrente afferma e documenta che
nel 1998-1999 è stato speso complessivamente per la pubblicità
un totale di 5,6 milioni di sterline (8,8 milioni di euro) e per
tutto il 2000 – l’anno della registrazione del dominio in contestazione
–10,4 milioni di sterline (16,3 milioni di euro).
È quindi inconcepibile,
sottolinea la ricorrente, che la Millenium Communications, abbia registrato
il dominio senza conoscere l’esistenza del marchio “Go Fly”.
Aggiunge inoltre la ricorrente che la
malafede della resistente si possa desumere anche dalla circostanza che
il nome a dominio in oggetto venga “tenuto passivamente”.
Sulla base delle suddette argomentazioni
nonché della documentazione a sostegno delle stesse la ricorrente
chiede il trasferimento a proprio nome del dominio gofly.it.
POSIZIONE DELLA RESISTENTE
Non avendo la resistente depositato alcuna
replica, è da verificare stessa possa ritenersi aver avuto legale
conoscenza del reclamo.
La risposta non può essere che
positiva. Secondo l’art. 2 delle procedure di riassegnazione, “il titolare
del dominio” si considera “aver avuto conoscenza del reclamo quando:
a) vi è la prova che il resistente ha avuto effettiva conoscenza
del reclamo; oppure: b) l'ente conduttore 1) ha inviato il reclamo del
ricorrente a tutti gli indirizzi postali ed ai numeri di telefax (A) indicati
nelle informazioni di registrazione conservate nel Registro dei Nomi Assegnati
(RNA) della Registration Authority o (B) forniti dalla Registration Authority
all'ente conduttore; e 2) ha inviato il reclamo in formato elettronico
(inclusi gli allegati che siano disponibili in detto formato) a mezzo della
posta elettronica: (A) agli indirizzi e-mail relativi al contatto amministrativo;
(B) all'indirizzo "postmaster@" seguito dal nome di dominio contestato;
e (C) se il nome a dominio corrisponde ad una pagina web attiva (che l'ente
conduttore ritenga diversa dalle pagine generiche utilizzate ai fini dell'utilizzo
provvisorio dei nomi di dominio) anche a tutti gli indirizzi e-mail disponibili
o indicati come link sulla pagina web medesima”
Dalla decisione in atti ciò risulta
essersi verificato, sicchè la resistente deve ritenersi aver avuto
legale conoscenza della procedura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo le previsioni dell’art. 16.6 delle
regole di naming, affinché un nome a dominio possa essere riassegnato
alla ricorrente devono sussistere le seguenti condizioni.
Identità del nome a dominio e
possibilità di confusione (art. 16.6 lettera a.)
Riguardo il primo dei requisiti richiesti
dalle Regole di Naming (art. 16.6 lettera a: “il nome a dominio deve essere
identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il
ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) non vi è
dubbio che esso sussista.
La ricorrente ha provato il proprio diritto
depositando in atti documenti comprovanti la titolarità del marchio
go fly in capo alla società Go Fly Limited.
Il nome a dominio contestato gofly.it
è, infatti, una imitazione pedissequa del marchio go fly la cui
domanda di registrazione come marchio comunitario da parte della
Go Fly Limited risale al 1998.
Diritto o titolo della resistente (art.
16.6 lettera b.)
Con riferimento al secondo dei requisiti
richiesti, avendo la ricorrente provato un proprio diritto sul nome “gofly”
e la confondibilità del nome a dominio con il marchio registrato,
sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente
diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle
circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming
deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome
a dominio in capo al resistente.
Invece, pur essendo stata debitamente
posta in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole, la resistente
non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali
diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione.
Dalla documentazione agli atti o da quanto
desumibile ex officio da internet la Millenium Communications non appare
avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.
Infatti, non risulta né che la
resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede
ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio
o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”
(art. 16.6.1), visto che digitando sul browser l’indirizzo www.gofly.it
si accede ad una sola pagina attestante che il sito è stato registrato
mediante il servizio offerto dalla “Internetters” e che tale servizio può
essere utilizzato dagli utenti intenzionati a registrare un nome a dominio.
Neppure risulta che essa resistente “è conosciuta, personalmente,
come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome
a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art.
16.6.2), visto che essa è denominata Millenium Communications. Infine,
non risulta che la resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo
uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela
del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto
che il sito risultante all’indirizzo www.gofly.it non viene utilizzato
dalla resistente essendo presente un’unica pagina in cui viene pubblicizzato
il servizio di registrazione di nomi a dominio on-line del provider
presso il quale la Millenium Communications ha registrato il nome
a dominio gofly.it.
Pertanto non può che ritenersi
accertato il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole
di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte della resistente al nome
a dominio in contestazione.
Registrazione ed uso in malafede (art.
16.6 lettera c.)
Per quanto attiene alla malafede nella
registrazione e nell’uso del dominio, ritiene lo scrivente che essa sia
stata provata dalla documentazione acquisita.
Considerate le vaste e diffuse campagne
pubblicitarie effettuate dalla ricorrente per la promozione dei servizi
contraddistinti dal marchio gofly, considerata la notorietà del
marchio gofly in tutta Europa e in particolar modo nel Regno Unito in cui
hanno sede sia la ricorrente che la Millenium Communications, risulta evidente
che la resistente, al momento della registrazione del dominio gofly.it,
non poteva ignorare l’esistenza della Go Fly Limited e dei marchi da essa
registrati.
Inoltre, dalla documentazione agli atti
e da quanto reperibile in rete, risulta che il nome a dominio gofly.it,
registrato dalla Millenium Communications in data 13 gennaio 2000, non
sia mai stato utilizzato dalla stessa.
Il presente collegio ritiene che, proprio
sulla base di tale inattività prolungata per ben due anni, si possa
dedurre che il dominio sia stato registrato dalla ricorrente in malafede
al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente
vorrebbe utilizzarlo.
Si nota, a questo proposito, come
la detenzione passiva (passive holding) di un nome a dominio sia già
stata riconosciuta come elemento di malafede in precedenti decisioni del
presente Ente Conduttore (Cfr. decisione 8.10.2001, saggio Fabrizio Bedarida,
dominio Biotherm.it) nonché in diverse decisioni rilasciate
nell’ambito di procedure di riassegnazione internazionali (Cfr. vetrotex.com
decisione WIPO No. D2000-1396, telstra.org decisione WIPO No D2000-0003).
A sostegno di tale interpretazione il
presente saggio richiama la circostanza riportata dalla ricorrente,
confermata dall’Affidavit del 17 dicembre 2002 dell’Avv. Andrew Douglas
Stewart Lothian, secondo cui il Sig. Kaliq Nasir (referente della Millenium
Communications) in un colloquio telefonico avrebbe dichiarato di essere
disposto a vendere il nome a dominio gofly.it per un prezzo da concordare.
Lo scrivente collegio ritiene pertanto
che la ricorrente abbia dimostrato la malafede della resistente nella registrazione
e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art.
16.6 lett. c) e art. 16.7 delle regole di naming.
***
Il ricorso è dunque fondato e come
tale va accolto.
P.Q.M.
In considerazione di quanto dedotto e provato
nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la
riassegnazione del nome a dominio gofly.it dall’attuale assegnataria Millenium
Communications, con sede in Penthouse, 140 Battersea Park Rd, London
SW11 4 NB, UK. alla Go Fly Limited, con sede in Exchange Tower, 19 Canning
Street, c.a.p. EH3 8EH, Edinburgh - United Kindgom – in persona del legale
rappresentante Demys Limited.
La presente decisione verrà comunicata
alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 23 maggio 2003
Avv. Raffaele Sperati.
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