Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. l’8 marzo 2010 la società Microgaming Europe Limited, rappresentato e difeso nella presente procedura dall’avv. Stefano Narducci, presso lo studio del quale in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7 si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio microgaming.it, registrato dalla società Time Out Sport s.r.l..

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

• a) che il dominio microgaming.it era stato creato il 23 aprile 2008 ed era registrato a nome della società Time Out Sport s.r.l.;
• b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
• c) che digitando l’indirizzo http://www.microgaming.it non si giunge ad alcun sito web.  

Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 15 marzo 2010 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il plico veniva ricevuto dalla Resistente il 22 marzo 2010. Il 15 aprile 2010 perveniva via e-mail a C.R.D.D. la replica della Resistente, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Narducci, presso il cui studio in via San Francesco 18, 72015 Fasano (BR) si domiciliava. In data 16 aprile 2010 le repliche e la documentazione allegata venivano inoltrate alla Ricorrente, che il medesimo giorno ne confermava la ricezione. In data 20 aprile 2010 arrivava a C.R.D.D. anche l’originale cartaceo delle repliche, che venivano spedite in data 21 aprile 2010 alla Ricorrente.

Il 19 aprile 2010 veniva nominato quale esperto l’avv. Maria Luisa Buonpensiere, che il successivo 20 aprile accettava l’incarico.

Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente, nel proprio ricorso,  afferma anzitutto che i marchi, per la violazione dei quali è stato introdotta la presente procedura, sono in proprietà esclusiva della società capogruppo Microgaming Software Systems Limited e registrati dalla società controllata Microgaming Systems Anstalt. La Ricorrente dichiara che, pur essendo costante l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui sono legittimate alla tutela del cd marchio di gruppo tutte le società appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale, ha prodotto copia della licenza rilasciata dalla Microgaming Software System Limited a favore della Microgaming Europe Limited.

In merito alla identità e confondibilità del nome a dominio, la Ricorrente sostiene che la Holding Microgaming è leader mondiale dei ccdd on line casinò games e che, come prima al mondo, ha lanciato nel 1994 i primi casinò games disponibili on line sulla rete Internet. Inoltre la Ricorrente sostiene di essere tra i principali fornitori mondiali di software per l’industria dei giochi e delle scommesse con circa 100 casinò on line elencati sul sito web microgaming.com, di aver  altresì sviluppato il Microgaming Poker Network che consente ai giocatori di effettuare in tempo reale e in modalità multiplayer le puntate ai giochi di poker e di aver infine annunciato nel mese di maggio 2009 la più alta vincita di sempre ai casinò on line.

La Ricorrente deduce e documenta di essere licenziataria per la società Microgaming Software Systems Limited  di una pluralità di marchi, tra i quali:
-    MICROGAMING (denominativo), marchio comunitario n. 2789063 del 25 luglio 2002;
-    MICROGAMING (figurativo), marchio comunitario n. 5693627 del 16 febbraio 2007;
-    MICROGAMING (figurativo), marchio comunitario n. 5693577 del 16 febbraio 2007;
-    MICROGAMING AT THE HEART (figurativo), marchio comunitario n. 5279195 del 28 agosto 2006;
-    POWERED BY MICROGAMING (figurativo), marchio comunitario n. 5693494 del 16 febbraio 2007.

La Ricorrente sostiene dunque che la registrazione del nome a dominio da parte della Resistente sia atta a trarre in inganno gli utenti di Internet e a sviare la potenziale clientela della Microgaming, soprattutto con riferimento ai casinò games on line.

La Ricorrente sostiene inoltre che, in forza del principio dell’unitarietà dei segni distintivi di cui all’art. 22 del d. lgs. n. 30/2005, secondo il quale la titolarità avente ad oggetto un segno distintivo di un determinato tipo porta ad uno jus excludendi di ogni altro diritto d’uso in relazione a quel segno, può ugualmente concludersi che il nome a dominio in contestazione non può rimanere validamente assegnato all’attuale Resistente, il quale non è titolare della denominazione che lo compone né è in alcun modo collegabile con la stessa.

In relazione ai diritti dell’attuale assegnatario sul nome a dominio opposto, la Ricorrente afferma che la Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio in contestazione, non corrispondendo né al suo nome, né alla sua denominazione sociale, né la Ricorrente ha mai autorizzato il Resistente ad utilizzare in qualsiasi modo i propri marchi.

La Ricorrente afferma infine che la malafede della Resistente emerge da una serie di circostanze:

• a) la notorietà del marchio MICROGAMING è tale da escludere che il Resistente abbia casualmente scelto di registrare il nome a dominio, ignorando l’esistenza di diritti di esclusiva su tale marchio;
• b) il sig. Gianluca Finazzi (admin-c della Resistente Time Out Sport s.r.l. , nonché Presidente della medesima società) dichiara di essere un consulente con rilevante esperienza nel settore dei giochi d’azzardo, ossia il medesimo settore merceologico in cui la Ricorrente ed i suoi marchi hanno raggiunto fama mondiale; dunque, a dire della Ricorrente, la Resistente avrebbe richiesto l’assegnazione del nome a dominio ben sapendo che legittima titolare avrebbe dovuto esserne la Ricorrente;
• c) pur avendo richiesto alla Resistente di cederle la titolarità del nome a dominio, quest’ultima non ha mai risposto ed ha perseverato nello stato di passive holding del dominio opposto;
• d) non esiste alcun collegamento dimostrabile tra la Resistente e il marchio MICROGAMING contenuto per intero nel nome a dominio in contestazione.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Allegazioni della Resistente.

La Resistente, nelle proprie repliche, deduce anzitutto la irricevibilità / inammissibilità del ricorso, in quanto:
a) la produzione dell’accordo di licenza d’uso dei marchi contrasterebbe sia con il disposto dell’art. 4.11 del Regolamento Dispute, in base al quale la procedura di riassegnazione è condotta in italiano, nonché con il disposto dell’art. 123 c.p.c., che prevede la nomina di un traduttore e la conseguente traduzione per i documenti che non sono scritti in italiano;
b) anche laddove fosse tradotta in italiano, la scrittura privata de quo sarebbe comunque inammissibile, stante l’impossibilità di provare con certezza la data della sottoscrizione in essa indicata.

Per quanto riguarda l’identità / confondibilità del nome a dominio rispetto ad un marchio della Ricorrente, la Resistente sostiene che i marchi elencati nel reclamo non sono affatto noti al pubblico italiano. A sostegno di ciò, la Resistente rileva che i risultati ottenuti inserendo la parola microgaming nel motore di ricerca Google si riferiscono esclusivamente al mercato estero ed alcuni di questi linkano a servizi che Microgaming offre all’estero, per lo più inibiti agli utenti italiani da un provvedimento dell’A.A.M.S., organo italiano di controllo in materia di giochi e scommesse, il quale vieta agli operatori esteri del gambling – non dotati di autorizzazione per la raccolta giochi in Italia - di operare verso utenti italiani.

La Resistente afferma poi che la notorietà dei marchi del Ricorrente in Italia è altresì smentita da un recentissimo articolo pubblicato sul sito della stessa Ricorrente in cui si legge che solo nel marzo del 2010 Microgaming ha ottenuto l’approvazione A.A.M.S. per introdurre il suo poker network in Italia. Dunque essa afferma che, per stessa ammissione del Ricorrente, fino al marzo 2010 i marchi di quest’ultima erano del tutto sconosciuti al mercato italiano, così come i software, le infrastrutture e il network microgaming, in quanto privi di autorizzazione da parte dell’A.A.M.S.
   
La Resistente inoltre eccepisce la decadenza d’uso del marchio denominativo microgaming, marchio comunitario registrato il 25.7.2002 e, a detta del Resistente, mai utilizzato in modo effettivo dal Ricorrente all’interno del territorio nazionale, per cui, nel 2008, anno a cui risale la registrazione del nome a dominio, tale decadenza d’uso si sarebbe già realizzata.

La Resistente sostiene inoltre che il suo diritto all’utilizzo del nome a dominio in contestazione deriva:

• a) dalla mancanza di titoli e diritti in capo alla Ricorrente;
• b) dal fatto che la Time Out Sport s.r.l. è società operante nel settore del gambling dal 2007 e il suo oggetto sociale è tanto ampio da ricomprendere il mercato sportivo e i giochi. La scelta del nome a dominio in contestazione è quindi espressione del suo oggetto sociale e della sua mission aziendale: tenere informato il pubblico sui micro gaming.

La Resistente sostiene infine che la sua malafede è esclusa dalle seguenti circostanze:

• a) l’assenza di una tutela applicabile nei confronti del marchio denominativo “microgaming” per decadenza d’uso quinquennale del medesimo;
• b) l’assenza di notorietà / popolarità / capacità attrattiva del suddetto marchio all’interno del territorio italiano;
• c) la mancanza di una presenza stabile, effettiva e costante di Microgaming e dei suoi marchi sul mercato italiano;
• d) di contro, la presenza della Time Out Sport s.r.l. nel mercato del gambling da  alcuni anni con portali informativi destinati al pubblico italiano.

Conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.

Sulla improcedibilità / irricevibilità del ricorso

In via preliminare, si osserva che la richiesta del Resistente di dichiarare il ricorso improcedibile è infondata.

Le procedure di riassegnazione prevedono come unica ipotesi di improcedibilità del ricorso la circostanza che il dominio in contestazione non sia stato previamente sottoposto alla procedura di opposizione ex art. 5.1 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it (art. 3.1, I comma del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it). Nel caso di specie, la procedura di opposizione risulta essere stata attivata con lettera del 29 ottobre 2009, debitamente riscontrata e comunicata dal Registro al Resistente con lettera del 23 novembre 2009.

Sulla documentazione in lingua inglese.

Ma anche a voler prescindere da ciò, si rileva che la pretesa che la mancata traduzione in italiano della documentazione in inglese prodotta dalla Ricorrente costituisca motivo di inammissibilità della documentazione stessa sulla base dell’art. 4.11 del regolamento e dell’art. 123 [rectius: 122] c.p.c. è comunque radicalmente infondata.

La previsione del Regolamento, conforme a quanto disposto dall’art. 122 c.p.c., che il procedimento debba essere condotto in italiano, non implica affatto che anche i documenti debbano essere accompagnati da traduzione. Sul punto, la giurisprudenza della cassazione è pacifica nel ritenere che “Il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall’art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti, onde, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice stesso, ai sensi dell’art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore” (Cass. civ., sez. I, 28-12-2006, n. 27593; conformi, fra le tante: Cass. civ., sez. III, 11-10-2005, n. 19756; Cass. civ., sez. I, 19-09-2003, n. 13898).

Quanto alla opportunità di nomina di un traduttore, essa “rientra tra i poteri discrezionali del giudice e non è necessaria quando il contenuto del documento in lingua straniera appaia al giudice di facile comprensione.” (Trib. Trani, 1-2-1996, in Giur. it., 1997, I, 2, 754) . I documenti in inglese prodotti dalla Ricorrente sono del tutto comprensibili al collegio, né la resistente – al di là dell’eccezione formale relativa alla redazione in lingua straniera -  ha affermato o dimostrato di non comprenderne il contenuto.

Sulla data della scrittura privata.

Infondata è inoltre l’affermazione della Resistente in base alla quale la scrittura privata prodotta dalla Ricorrente sarebbe priva di data certa. A tal proposito, si osserva che l’accordo di licenza sottoscritto dal Ricorrente e dalla Microgaming Software Systems Limited, che contiene anche l’autorizzazione ad introdurre procedure di riassegnazione nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea, è stato prodotto nell’ambito della documentazione allegata al ricorso, e quindi concluso sicuramente prima dell’introduzione della presente procedura.  

Tale scrittura privata documenta la legittimazione attiva della Ricorrente, legittimazione che deve sussistere la momento della introduzione della procedura stessa. Essendo stata depositata con il ricorso, tale deposito costituisce, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., un fatto che stabilisce in modo certo l’anteriorità della formazione del documento rispetto alla procedura di riassegnazione.

 Anche per tali motivi dunque l’eccezione sollevata dal Resistente è infondata e, come tale, deve essere respinta.

a)    Identità e confondibilità del nome a dominio.

In base all’art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità, “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Non appare dubbio che il nome a dominio in contestazione (microgaming.it) sia identico alla denominazione sociale ed ai marchi di proprietà della Microgaming Software Systems Limited e  concessi in licenza alla Ricorrente. E’ quindi evidente la confondibilità del nome a dominio microgaming.it con gli omonimi marchi e, di conseguenza, la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

Al riguardo, la pretesa della Resistente che la Ricorrente non abbia alcun titolo al nome a dominio in contestazione per essersi il marchio estinto per non uso quinquennale avvenuta prima della registrazione del dominio stesso è del tutto irrilevante. Infatti, anche ammesso per mera ipotesi che l’esperto avesse il potere di decidere statuire sulla nullità del marchio [potere che invece non ha], comunque il nome a dominio in contestazione sarebbe uguale al cuore della denominazione sociale della Ricorrente.

Si ritiene pertanto sussistente il requisito della identità e confondibilità del nome a dominio.

b)    Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

 Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, III comma, lett. a), b), c) del Regolamento, dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo. Nel caso di specie la Ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio microgaming.it, in quanto corrispondente ai propri marchi registrati.

 Ciò rilevato, si osserva che il Resistente non ha fornito alcun elemento che consenta di ritenere sussistenti circostanze da cui desumere un suo diritto o titolo al nome a dominio in contestazione. Infatti:

• 1)    non risulta che il Resistente “prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento). Come visto, il dominio non risulta utilizzato per alcuna attività, non ridirezionando l’utente su alcun sito web attivo.
•  2)    Neppure risulta che il Resistente “è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”(art. 3.6, co. 3, lett. b del Regolamento) visto che è sempre indicato il nome Time Out Sport s.r.l. (admin Gianluca Finazzi).
• 3)    Per i motivi di cui sopra, si deve dunque escludere che il Resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 3.6, co. 3, lett. c del Regolamento).

Si ritiene pertanto che la Resistente non abbia alcun titolo al nome a dominio in contestazione e che quindi anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione possa ritenersi soddisfatto.

c)    Malafede della Resistente.

 Sussiste anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La Ricorrente ha evidenziato che il legale rappresentante della Time Out Sport s.r.l. risulta essere un gambling consultant ossia un consulente esperto in questioni di gioco d’azzardo.

La Resistente, nelle proprie repliche, non contesta tale fatto, ma sostiene che occorre fare una distinzione tra “persona giuridica” e “persona fisica”, per cui “il dott. Gianluca Finazzi, nel procedimento diretto all’assegnazione e all’utilizzo del nome a dominio “microgaming.it” agisce, quale legale rappresentante della Time Out Sport s.r.l., quindi “in nome e per conto” della medesima società esteriorizzando la volontà dell’ente che rappresenta. Diversamente, quando agisce come “gambling consultant” lo fa a quale a titolo personale, come libero professionista”.

Tale affermazione è però priva di fondamento, in quanto è indubbio che l’elemento soggettivo della persona giuridica è immediatamente riferibile alle singole persone che la compongono. Nel caso di specie, il sig. Gianluca Finazzi, Presidente e legale rappresentante della società resistente, è un consulente con rilevante esperienza nel settore del gioco d’azzardo, per cui appare inverosimile che, al momento della registrazione del nome a dominio, ignorasse l’esistenza della Ricorrente. E' evidente quindi che la Resistente ha inteso sfruttare la notorietà raggiunta dalla Ricorrente per attrarre illegittimamente i relativi clienti verso il proprio sito, considerando che essa per prima nel mondo, sin dal 1994, ha offerto agli utenti Internet i primi casinò games disponibili on line.

Da quanto finora detto emergono quindi le circostanze di cui all’art 3.7 punto d), ossia la “circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico”.

Occorre altresì aggiungere che sul sito del Resistente non è svolta alcuna attività, non essendo il nome a dominio in contestazione mai stato utilizzato dall’attuale assegnatario. Il Resistente afferma che il nome a dominio in contestazione è stato registrato per il lancio di un nuovo portale finalizzato all’aggiornamento e all’informazione del pubblico italiano in materia di skill game, ma che tale portale non sarebbe ancora pronto, in quanto non vi sarebbe ancora una definitiva regolamentazione degli skill game. Tuttavia, il Resistente non ha fornito alcuna prova di tali circostanze. Siamo dunque in presenza di un caso di passive holding del dominio, che l’unanime orientamento dei collegi delle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali ritiene elemento da cui desumere la malafede del Resistente, essendo indicativo dell’intenzione del registrante di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome o del marchio altrui.

Inoltre, considerando che il Resistente svolge la propria attività nel medesimo settore del Ricorrente, appare dimostrata anche la circostanza di cui all’art. 3.7 punto b), ossia la “circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal Resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome a dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente”.

Si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nel mantenimento e nella registrazione del dominio in contestazione.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio microgaming.it alla società Microgaming Europe Limited con sede in Malta, Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’Xbiex XBX 1011.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

 Roma, 5 maggio 2010

 Avv. Maria Luisa Buonpensiere