Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 10 settembre 2015, il Sig. Nicola Limardo, Via Tredici Martiri, 37, 28100 Novara, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio skudowave.it registrato dalla società Nitage S.n.c. 

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

• •a) che il dominio skudowave.it era stato creato il 4 dicembre 2013 ed era registrato a nome della Nitage Snc;
• •b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged / serverDeleteProhibited”;
• •c) che digitando l’indirizzo http://www. skudowave.it si accedeva ad una pagina web la quale avvertica che il sito web non era disponibile (“Oops! Website currently not available”).

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 1 ottobre 2015 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il giorno 16 novembre 2015 tornava a C.R.D.D l’avviso di ricevimento, dal quale si evinceva che le poste avevano consegnato al Resistente il ricorso in  data 2 ottobre 2015. 

Essendo decorso inutilmente il termine di 25 giorni senza che l’intestatario del dominio inviasse proprie repliche così come previsto dall’art. 4.6 del Regolamento, il 17 novembre 2015 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Francesca d’Orsi, che lo stesso giorno accettava l’incarico. 


1) Identità o confondibilità del nome

Secondo l’art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità, “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome” .

Nel caso di specie, il ricorrente deduce e documenta di essere titolare del marchio “skudo”. A suo avviso, “skudowave” sarebbe un “marchio affine” che egli avrebbe creato e sarebbe tutelato dalla registrazione stessa del marchio “skudo”.

La tesi del ricorrente non appare condivisibile. Il nome a dominio in questione appare composto da due parole; la prima (skudo), corrispondente al marchio registrato dal ricorrente, riporta alla mente la parola italiana scudo; la seconda (wave), è un comune sostantivo inglese che significa onda. Il suono ed il significato complessivo dei due termini (skudo e skudowave) è significativamente diverso. Non sembra quindi nè che la parola skudowave possa ritenersi rientrare nella protezione offerta dalla registrazione del marchio “skudo”, nè che sia tale da indurre in confusione l’utenza internet rispetto al marchio registrato dal ricorrente.

Dato che, tuttavia, il regolamento non specifica se il parametro di raffronto debba necessariamente essere un marchio registrato, è possibile valutare se skudowave possa essere ritenuto un marchio di fatto del ricorrente.

Al riguardo, questi specifica di essere titolare del dominio skudowave.com, il che gli darebbe, a suo avviso, diritti sull’identico nome a dominio nel ccTLD .IT. L’affermazione, peraltro, non risponde al vero, in quanto il dominio skudowave.com risulta registrato non da Nicola Limardo, bensì da Davide Enrico Bovolenta. Da notare peraltro che, secondo uniforme orientamento delle procedure di riassegnazione,  la registrazione di un nome a dominio in un TLD non costituisce di per sè diritto ad identico nome a dominio in altro TLD.

Resta quindi da verificare se  il ricorrente sia o meno titolare del marchio di fatto “skudowave”.

 L’esame del sito web skudowave.com rivela che effettivamente viene commercializzato via internet un “dispositivo accessorio per apparecchiature che emettono campi elettromagnetici di bassa e media entità” contraddistinto dal nome Skudo wave. Dal suddetto sito web e da filmati presenti su Youtube sembrerebbe potersi desumere che tale prodotto è frutto di studi e di ricerche condotte dal ricorrente. Tuttavia, la commercializzazione di tale prodotto risulta essere fatta da  MOBISAFE DISTRIBUTION ITALIA S.r.l. Se dunque il marchio è definibile come qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, purchè idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli delle altre (art. 7 Codice proprietà industriale), il relativo diritto in linea di principio non può che essere esercitato da un imprenditore.

Nel caso di specie, da un lato il prodotto denominato skudo wave risulta commercializzato da una società a responsabilità limitata; dall’altro non risulta (e non v’è prova) che il ricorrente sia imprenditore, presentandosi anzi nei video presenti sul web come scienziato, studioso o ricercatore.

2)   Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che il Ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome “skudo” e la confondibilità del nome a dominio “skudowave.it” con  il marchio da esso registrato e legittimamente utilizzato.

Sarebbe dunque spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio in contestazione. Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il presente Collegio ha proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente, mediante la documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sulla rete Internet.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito INTERNET:

• a)  non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, II co. del Regolamento);
• b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”;
• c)  si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto sul sito risulta una semplice pagina bianca (vuota).

Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.

3)   Malafede del Resistente

 Sussiste infine anche il requisito della malafede, essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Sia dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente che da autonome ricerche effettuate dal presente Collegio sulla rete Internet si può affermare che il Resistente appare essere detentore passivo (“passive holder”) del nome a dominio oggetto del presente procedimento, in quanto digitando l’indirizzo http://www.skudowave.it si accede ad una pagina non disponibile. Come pacifico in giurisprudenza, la detenzione passiva (“passive holding”) di un nome a dominio deve essere considerata come circostanza dalla quale poter desumere la malafede del Resistente, in quanto da ciò si può ragionevolmente dedurre sia che l’assegnatario non abbia un effettivo interesse al nome a dominio registrato (visto che dopo 6 anni dalla registrazione, il sito non risulta ancora utilizzato dal Resistente), sia – e soprattutto - il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art. 3.7 “Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede”, lett. b); c); d), ossia

• 1)    la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente  (lett. b);
• 2)    la circostanza che il nome di dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente (lett. c);
• 3)    la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico (lett. d) .

Circostanze che, se dimostrate, autorizzano a ritenere la malafede del Resistente.

Si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome di dominio in contestazione.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio skudowave.it al sig. Nicola Limardo, residente in Via Tredici Martiri, 37, 28100 Novara.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 9 dicembre 2015

Avv. Francesca d’Orsi