In data 21 gennaio 2004 alla CRDD perveniva via e-mail ricorso proposto dalla Enel S.p.a., con sede in Viale Regina Margherita 137, Roma, in persona del rappresentante legale Salvatore Cardillo, rappresentata dalla Società Italiana Brevetti e dall’avv. Angelica Lodigiani presso i quali era elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Pietra 39. Con il suddetto ricorso la Enel S.p.a. introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio wwwenel.it, registrato dalla Internet Graphics S.r.l., piazza Viani 11/A - 55049 Viareggio.

La segreteria della CRDD verificava quindi i dati del nome a dominio wwwenel.it sul data base whois della Registration Authority, dal quale risultava la dicitura “valore contestato” a far data dal 30 maggio 2003. La CRDD controllava le pagina web risultanti sia all’indirizzo http://www.wwwenel.it, sia all’indirizzo http://wwwenel.it. Entrambi gli indirizzi reindirizzavano automaticamente all’indirizzo http://www.loghi-e-suonerie.net, (registrato a nome della Internet Graphics) alla quale corrisponde un sito che offre la possibilità di scaricare a pagamento  loghi e suonerie per telefonini.

Pervenuto anche il cartaceo del ricorso con la relativa documentazione, la segreteria della CRDD in data 27 gennaio 2004 provvedeva ad inviare per e- mail e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento copia del ricorso e della documentazione alla assegnataria del dominio contestato Internet Graphics S.r.l., che riceveva il plico il 30 gennaio 2004. 

La Internet Graphics S.r.l., pur avendo ricevuto il ricorso, non inviava proprie memorie di replica nel termine previsto dalle regole di naming. La CRDD provvedeva quindi, il 27 febbraio 2004 alla nomina della sottoscritta avv. Francesca d’Orsi, la quale in data 1 marzo 2004 accettava l’incarico.

La società ricorrente, dopo aver succintamente narrato la storia dell’Enel S.p.a, dalla creazione dell’Ente nazionale per l’energia elettrica alla sua trasformazione in s.p.a. ed infine alla più recente strutturazione come holding industriale,  espone i motivi per i quali – a suo dire – il dominio contestato deve essere trasferito dall’attuale assegnatario alla società Enel s.p.a.

La ricorrente ritiene sussistenti tutti i requisiti richiesti dalle Regole di naming per la riassegnazione del nome a dominio contestato. 

In particolare essa  sostiene:
a) che il nome a dominio wwwenel.it è praticamente identico alla denominazione sociale della società ricorrente Enel s.p.a., nonché ai marchi da questa stessa registrati;
b) che la Internet Graphics S.r.l non  ha alcun diritto sul nome wwwenel.it da lei registrato come dominio;
c) che la Internet Graphics S.r.l  ha intenzionalmente utilizzato la denominazione wwwenel, per “attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con i marchi della ricorrente”. 

A conferma delle proprie  motivazioni la Enel s.p.a. ha allegato, fra l’altro, copia di certificati di registrazione sia italiana che comunitaria del marchio ENEL, e stampe del whois della RA attestanti registrazioni da parte della Enel s.p.a di  nomi a dominio contenenti la parola ENEL (enel.it; eneldistribuzione.it; eneldistribuzione.com, ecc.)

Tutto ciò posto, la ricorrente Enel s.p.a. chiede che il dominio wwwenel.it sia a lei trasferito. 

La resistente, pur avendo regolarmente ricevuto in plico raccomandato il 30 gennaio 2004 il ricorso e tutta la documentazione prodotta dalla ricorrente, non ha ritenuto di esercitare il proprio diritto al contraddittorio e non ha fatto pervenire le repliche nei termini previsti dalle Regole di naming.

L’art. 16.6 a) delle regole di naming prevede che sia sottoposto a procedura e, se del caso trasferito, il dominio che “sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli [il ricorrente n.d.r.] vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Al riguardo non si può non rilevare a prima vista che il nome a dominio contestato wwwenel.it  sia del tutto identico – salvo che per la mancanza di un punto dopo le prime tre lettere – all’indirizzo www.enel.it attraverso il quale si accede al sito della ricorrente Enel s.p.a. 

Tenendo presente che le tre lettere “www” sono parole di uso comune per indicare il world wide web (tanto che è ormai prassi inserirle come primo elemento di un indirizzo web di carattere commerciale, ai fini della nostra indagine può, quindi,  dirsi che l’aggiunta delle tre “w” alla sigla “enel” non trasforma quest’ultima in qualcosa di diverso

Il “cuore” caratterizzante il nome a dominio in contestazione rimane “enel”, e ciò corrisponde esattamente alla denominazione sociale della società ricorrente Enel s.p.a., nonché ai marchi dalla stessa registrati.  

E sul nome ENEL il diritto della società ricorrente è ampiamente dimostrato. Preliminarmente si rileva che Enel è la denominazione della società stessa, a tutti nota, almeno in Italia, fin da quando era Ente Nazionale per l’Energia Elettrica. La ricorrente ha inoltre prodotto idonea documentazione a dimostrazione della propria titolarità sul marchio ENEL, registrato in Italia e nella Comunità Europea. 

La confondibilità del nome a dominio è poi dimostrata e risulta evidente dalla circostanza che, come accennato, il nome ENEL è già utilizzato dalla stessa società ricorrente come nome a dominio del proprio sito www.enel.it, al quale il dominio in contestazione è identico salvo che per la mancanza del punto dopo le prime tre lettere. E’ evidente che l’utente medio di Internet può essere facilmente tratto in inganno da un nome di dominio wwwenel.it, cui di per sé corrisponde una pagina web attiva. Infatti l’utente che, cercando il sito dell’Enel (www.enel.it), per errore ometta il punto dopo www, si trova direttamente di fronte la pagina del sito www.loghi-e-suonerie.net della Internet Graphics anziché una pagina di errore che lo avvisi dello sbaglio nella digitazione. E a riprova della confondibilità può citarsi il fatto che inserendo la parola “wwwenel” nella apposita stringa di GOOGLE si ottiene, oltre all’indirizzo web e al link al sito dell’attuale assegnataria, anche il suggerimento: “Forse cercavi: www.enel”
 
 E’ quindi senza dubbio sussistente il primo requisito richiesto dall’art. 16.6 delle regole di naming per la riassegnazione del nome a dominio. 

Essendo stato dalla ricorrente provato un proprio diritto sul nome “ENEL” e la confondibilità del nome a dominio con il suo nome e con un suo marchio, spettava al resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione, oppure provare una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente. 

La Internet Graphics S.r.l., pur avendo regolarmente ricevuto a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno copia del ricorso e di tutta la documentazione depositata da Enel S.p.a. a sostegno della propria domanda di trasferimento in suo favore del dominio wwwenel.it., non ha inviato alla CRDD proprie memorie difensive, e non ha quindi fornito argomentazioni o documenti da cui dedurre un suo diritto o titolo sul nome a dominio oggetto di contestazione.

Né alcun diritto o titolo a suo favore è desumibile dalla documentazione prodotta dalla ricorrente o, d’ufficio, da Internet. 

L’identità fra il nome a dominio contestato ed il marchio Enel registrato della società ricorrente, è un primo elemento dal quale si deve desumere  l’inesistenza di un diritto della Internet Graphics S.r.l. sul nome wwwenel.it, trattandosi di diritto di privativa. 

Né risultano altre circostanze da cui desumere a favore della resistente un titolo alla registrazione del nome a dominio.

Infatti, non risulta né che la resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), non potendo considerarsi legittimo uso il reindirizzamento verso un altro sito commerciale; né che essa resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), vista la sua denominazione Internet Graphics, del tutto diversa da quella del sito in contestazione; né che la resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il redirect operato sul sito loghi-e-suonerie appare palesemente effettuato per sviare l’utenza dell’Enel verso un sito che svolge attività commerciale.

Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del resistente sul nome a dominio in contestazione. 

L’art. 16.6 c) delle regole di naming  richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

La parola “enel” evoca in Italia tutto ciò che attiene al servizio di erogazione di energia elettrica, che da oltre 40 anni è prestato dall’Enel,  dapprima come ente nazionale e poi come società. E’ quindi inverosimile, oggi come allora, che la parola ENEL non venga immediatamente collegata all’Enel s.pa., e che la Internet Graphics lo abbia registrato senza sapere di ledere con tale registrazione i diritti della ricorrente. 

 Inoltre, la Enel S.p.a. ha contestato il dominio quasi un anno fa, quando, con lettera del 29 maggio 2003, ha  diffidato la Internet Graphics S.r.l. dal far uso del dominio, illustrando alla destinataria i suoi diritti sul marchio corrispondente al dominio stesso ed invitandola a trasferire il sito alla Enel s.p.a. Alla prima raccomandata ha fatto seguito una lettera di sollecito, anch’essa senza risposta. 

D’altra parte, si può escludere che l’attuale assegnataria  abbia scelto il dominio wwwenel.it sulla base di un diretto collegamento che l’utente tipo possa fare tra i servizi da essa offerti, cioè suonerie telefoniche e loghi, ed il nome del dominio wwwenel.it. Come visto, infatti, alla parola ENEL si collega semmai il servizio erogato dalla ricorrente Enel S.p.a, che non ha nulla a che vedere con l’offerta di suonerie e loghi. 

E’ evidente, allora, che la scelta di fare uso di un marchio altrui per registrare il nome a dominio con il quale si offre un servizio è spiegabile con la volontà di utilizzare il marchio  noto al fine di “catturare” l’attenzione di utenti che, digitando in modo errato l’indirizzo www.enel.it, puntino sul sito wwwenel.it. 

La malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio è resa poi evidente dal fatto che essa rientra in un più ampio disegno accaparratorio, volto a catturare utenti Internet che digitino erroneamente nomi di siti corrispondenti a marchi famosi, dimenticando il punto fra www ed il marchio.

Una semplice verifica sul web conferma che la Internet Graphics ha registrato in tal modo vari nomi a dominio contenenti marchi famosi di fornitori di servizi nazionali (p. es.: wwwtelecom.it, wwwregister.it) o di produttori di telefoni cellulari (p. es.: wwwmotorola.it, wwwalcatel.it, wwmotorola.it, wwwsony.it, wwwphilips.it), digitando i quali l’utente viene immediatamente ridirezionato al sito www.loghi-e-suonerie.net su cui si svolge attività commerciale di vendita di loghi e suonerie a pagamento. 

Non v’è dubbio quindi che il nome a dominio in contestazione “sia stato  intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto,  utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del  ricorrente”; il che costituisce elemento indicativo della malafede ex art. 16.7.d delle regole di naming.

Concludendo si deve ritenere sussistente anche il requisito della malafede richiesto dalle Regole di naming.

Sulla base di quanto esposto, dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio wwwenel.it dall’attuale assegnataria alla Enel S.p.a. con sede in Roma, Viale Regina Margherita 137.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma,  15 marzo 2004

Avv. Francesca d’Orsi