Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
VESPA.IT
Ricorrente: Forme s.r.l. (avv. Fabrizio Jacobacci – Dr. Massimo Introvigne)
Resistente: Vespa di Barzelogna Luca
Collegio (unipersonale): Mario Pisapia
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail in data 26 marzo 2013 da C.R.D.D., la
Forme s.r.l., con sede legale in Via Quingenti 30, 43100 Parma,
in persona del legale rappresentante Dr. Oreste Bergamaschi,
rappresentata e difesa nella presente procedura dall’ avv.
Fabrizio Jacobacci e dal Dr. Massimo Introvigne, giusta delega in calce
al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi
dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel
ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio vespa.it, registrato da Vespa di Barzelogna Luca.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio vespa.it era stato registrato il 7 dicembre 1998 a nome della Vespa di Barzelogna Luca;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione, e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.vespa.it si giungeva ad una
pagina web in cui oltre alla descrizione di servizi
attinenti ad una presumibile attività informatica svolta dalla
“Vespa di Barzelogna Luca”, compariva anche un elenco
esemplificativo dei siti internet realizzati, con i rispettivi links.
Venivano inoltre indicati un numero di partita IVA e l’indirizzo
e-mail luca@vespa.it.
Effettuate
le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto il ricorso e la
documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per
raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del
Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento.
Con un controllo dal sito internet delle poste la C.R.D.D. verificava
che il plico contenente il ricorso veniva posto in giacenza presso il
centro postale di Udine 10 il giorno13 aprile 2013. Trascorso il
termine di 30 giorni, necessario per la compiuta giacenza,
il 14 maggio C.R.D.D. dava inizio alla procedura, ex art. 4.4 del
Regolamento. Pertanto trascorsi 25 giorni, entro i quali il Resistente
avrebbe dovuto far pervenire le proprie repliche, C.R.D.D. nominava
quale esperto della procedura l'Avv. Mario Pisapia, che il giorno 11
giugno 2013 accettava l'incarico.
Posizione della Ricorrente.
La
Ricorrente Forme S.r.l., in virtù del contratto di licenza
stipulato con la società Piaggio & Co. S.p.a., è
licenziataria del marchio VESPA per alcuni prodotti diversi dai
motocicli.
La Ricorrente afferma che il nome a dominio in contestazione è
identico al marchio Vespa e che il Resistente non ha alcun
diritto o interesse legittimo sul nome a dominio in contestazione:
difatti le attività intraprese dalla Resistente non avrebbero
altro scopo se non quello di sfruttare la notorietà del
marchio.
La ricorrente sostiene che il nome a dominio vespa.it sia utilizzato
per attirare gli utenti verso altri siti internet, gestiti sempre dal
sig Barzelogna, al solo fine di vendere prodotti contraffatti. In
particolare gli utenti dal sito web vespa.it verrebbero
‘attirati’ verso il sito vespaonline.com, nel quale,
trattandosi di un forum, vengono discussi argomenti di interesse
per appassionati ‘vespisti’. L’altro sarebbe il sito
posto sul dominio officinatonazzo.it, un sito web “certified by
Vespaonline.com”, sul quale si possono acquistare prodotti con il
marchio Vespa. In merito a quest’ultimo punto la Ricorrente, dopo
aver acquistato alcuni prodotti dal sito web, li ha portati dal
responsabile Business Unit Ricambi e Accessori e Assistenza Tecnica
Post Vendita per una perizia tecnica, dalla quale sarebbe emerso che
tali prodotti erano contraffatti.
Pertanto la registrazione dei nomi a dominio vespa.it, vespaonline.com,
officinatonazzo.it, secondo la Ricorrente, è il frutto di un
unico progetto commerciale che si sostanzia nella vendita di prodotti
contraffatti.
La Ricorrente conclude quindi chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.
Posizione del Resistente
La
Resistente, pur avendo regolarmente ricevuto la raccomandata con il
ricorso e la documentazione, nonché la e-mail di inizio della
procedura, non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti.
Motivi della decisione
I
motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a) identità o confondibilità del nome
Ai
sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome
a dominio possiede i requisiti della identità o
confondibilità nel caso sia “identico o tale da indurre
confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale,
su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Nel caso in esame è quindi fuori di dubbio che il nome a dominio
vespa.it induca l’utenza in inganno, in quanto uguale al famoso
marchio dello scooter Piaggio.
Si ritiene dunque soddisfatto il requisito della identità o
confondibilità del nome a dominio ex art. 3.6, lett. a) del
Regolamento.
b) diritti o interessi legittimi del resistente
Per
ciò che attiene al secondo dei requisiti richiesti, provata
l’esistenza del diritto nonché dell’interesse
legittimo che la Ricorrente vanta sul marchio, sarebbe spettato al
Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a
dominio. Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto
alcunché, il presente esperto ha proceduto d’ufficio a
verificare la sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:
- a)
non risulta che “il resistente, prima di aver avuto notizia
dell’opposizione, in buona fede ha usato o si è
preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso
corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi”
(art. 3.6, III co. del Regolamento); vero è che prima ancora di
ricevere il ricorso la Resistente già utilizzava il nome a
dominio oggetto di opposizione, ma è altrettanto vero che non si
ravvisa alcuna buona fede in tale utilizzo.
- b)
non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente,
come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al
nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo
marchio”. In merito a ciò, da quanto prodotto dalla
Ricorrente, non risulta alcuna ditta individuale “Vespa di
Barzelogna Luca” .
- c)
si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo
un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato”. Il settore merceologico trattato nel sito
web vespa.it sembra essere completamente differente da quello della
Ricorrente, ma da una più attenta analisi del sito si può
facilmente dedurre che il nome a dominio vespa.it ha altre
funzioni rispetto a quella di vendita di servizi web, come si legge
nella homepage dello stesso. Difatti gli utenti interessati
ai prodotti dal marchio vespa, sono facilmente indirizzati da
vespa.it verso altri siti web che fanno direttamente riferimento
al sig Barzelogna Luca e che trattano settori merceologici concorrenti
a quelli della Ricorrente.
Si
ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal
Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa
ritenersi soddisfatto.
c) registrazione ed uso del dominio in malafede
La
malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio
vespa.it emerge da più di una circostanza. Innanzitutto la
notorietà del marchio Vespa fa escludere ogni ipotesi di
casualità nella registrazione del nome a dominio oggetto
di opposizione.
Inoltre l’attività offerta da vespa.it di servizi web,
reti informatiche e siti internet, sembra non trovare alcun
riscontro nei siti internet che la Resistente indica come frutto
del proprio lavoro. Nel merito, dalla homepage di vespa.it vengono
mostrati alcuni links presentati sotto la dicitura “Alcuni
Siti realizzati”, tuttavia visitando tali siti web si scopre
che sono stati realizzati da altra società che
non ha nulla a che vedere con la Vespa di Barzelogna Luca.
Il dominio in contestazione viene quindi usato “per attrarre, a
scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di
confusione con il marchio del ricorrente”; il che costituisce
elemento indicativo della malafede ex art. 3.7, lett. d) del
Regolamento.
In particolare, la natura dell’attività posta in essere
sul sito officinatonazzo.it, al quale l’utenza viene
reindirizzata, è concorrente con quella svolta dalla
Ricorrente, integrando quindi la fattispecie prevista
dall’art. 3.7, lett. b) e c) del Regolamento).
Infine l’utilizzo del nome a dominio vespa.it, di fatto,
costituisce un impedimento per la Piaggio & Co S.p.a all’
utilizzo di tale nome; inoltre questo
Essendo provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6,
I comma del Regolamento, il ricorso deve ritenersi fondato.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio vespa.it alla
Forme s.r.l., con sede legale in Via Quingenti 30, 43100 Parma.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Napoli, 25 giugno 2013
Avv. Mario Pisapia
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